By Michael Borella —
W sprawie Alice Corp. v. CLS Bank Int’l z 2014 r. sędzia Thomas słynnie napisał, że „nie musimy się trudzić, by określić dokładne kontury kategorii 'abstrakcyjnych idei' w tym przypadku”. Zamiast tego uznał, że zastrzeżenia patentu Alice „nie różnią się w znaczący sposób” na podstawie 35 U.S.C. § 101 od tych, które Sąd wcześniej uznał za niekwalifikowalne w sprawie Bilski v. Kappos.
Od tego czasu, badanie abstrakcyjnej idei było stosowane przez Federalny Obwód ponad 100 razy na różne sposoby. Początkowo istniała nadzieja, że kategoria ta może być ograniczona do transakcji finansowych lub pewnych rodzajów metod biznesowych realizowanych za pomocą komputera. Tak jednak nie jest. Niedawno, odpowiednio w sprawach ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc. oraz The Chamberlain Group, Inc. v. Techtronic Industries Co. za abstrakcyjne uznano sterowane sieciowo stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz otwieracze drzwi garażowych. Wynalazki te dołączają do długiej listy tych, które uznano za zbyt abstrakcyjne, aby je opatentować, w tym zastrzeżenia dotyczące wyświetlania reklam przed treściami w usługach dystrybucji wideo, dynamicznych zakładek w interfejsie użytkownika, zarządzania obrazami cyfrowymi, monitorowania sieci elektrycznej oraz wykrywania wirusów komputerowych, by wymienić tylko kilka z nich.
Nawet przy tych wszystkich opiniach apelacyjnych, prawna definicja „abstrakcyjnego pomysłu” pozostaje niezwykle nieuchwytna. W szczególności, w sprawie Interval Licensing LLC v. AOL, Inc. sędzia Plager z Federal Circuit napisał, że „poszukiwanie definicji 'abstrakcyjnej idei' w sprawach dotyczących § 101 w Sądzie Najwyższym, jak również w tym sądzie, ujawnia, że nie ma jednej, zwięzłej i użytecznej definicji, która byłaby dostępna gdziekolwiek.” W zeszłym roku, Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) opublikował wskazówki dotyczące badania kwalifikowalności patentowej, które zdefiniowały trzy klasy abstrakcyjnych idei (procesy umysłowe, koncepcje matematyczne i metody organizowania działalności ludzkiej). Pokazuje to, że USPTO walczy o to, by jego wielotysięczny korpus egzaminacyjny konsekwentnie stosował Alicję. Ale sądy nie przyjęły światopoglądu USPTO, a Federalny Obwód wyraźnie stwierdził, że nie jest związany tymi wytycznymi.
Odmawianie prawa własności lub odbieranie przyznanego prawa własności na podstawie tak źle zdefiniowanych kryteriów wydaje się podejrzane, jeśli nie pochodzi wprost z umysłu genetycznie zmodyfikowanego potomka George’a Orwella, Franza Kafki i Terry’ego Gilliama. A jednak, oto jesteśmy.
Słownikowa definicja „abstrakcji” w Google to „istniejąca w myśli lub jako idea, ale nie posiadająca fizycznej lub konkretnej egzystencji”. Ale takiej definicji nie da się pogodzić z orzecznictwem. Niektóre z roszczeń w Alice zostały uznane za abstrakcyjne, mimo że odwoływały się do fizycznego, namacalnego sprzętu komputerowego. Rzeczywiście, czyste oprogramowanie zapisane w kodzie jest przechowywane na fizycznym, materialnym nośniku, takim jak napęd dyskowy, pamięć flash, CDROM itp. Podczas gdy myślenie o oprogramowaniu jest abstrakcyjne, kod i sprzęt, który sprawia, że Twój komputer wyświetla ten artykuł – lub robi cokolwiek innego w tej sprawie – nie jest. Definicja słownikowa nie pomaga nam rozszyfrować, jak sądy stosują § 101.
Zamiast tego, abstrakcyjna idea jest rozbudowaną fikcją prawną, która ma niewiele wspólnego z rozumieniem przez laików tego, co może, a co nie może być abstrakcyjne. Bez oparcia w statucie czy zwykłym znaczeniu, nie jest trudno zrozumieć, dlaczego patentobiorcy, rzecznicy patentowi, USPTO i sędziowie federalni nadal nie są w stanie zgodzić się co do tego, czy pewne typy wynalazków kwalifikują się do opatentowania. A ta szara strefa obejmuje wiele typów wynalazków, które są nie tylko na skraju badań, ale także kluczowe dla amerykańskiej gospodarki i konkurencyjności. Innowacje z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, nauki o danych i obliczeń kwantowych są trudniejsze do opatentowania z powodu Alicji i jej następców.
Zwięzła definicja
Czy można dokonać syntezy wspomnianych powyżej ponad 100 decyzji Federalnego Obwodu stosujących test abstrakcyjnej idei i dojść do bardziej przejrzystego zrozumienia, co obejmuje ta kategoria? Niewątpliwie jest to trudne zadanie, ale postaram się je zrealizować (oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami).
Szczególnie w świetle orzecznictwa Federal Circuit post-Alice:
Zgłoszenie nie dotyczy abstrakcyjnej idei, jeżeli zawiera co najmniej jeden element, który jest konkretnym, technicznym ulepszeniem, którego nie można znaleźć w dotychczasowej sztuce.
Przełammy to stwierdzeniem odwrotnym – zastrzeżenie jest skierowane do idei abstrakcyjnej, jeżeli wszystkie jego elementy są niespecyficzne, odnoszą się do problemu nietechnicznego lub są znane w sztuce. Zatem, aby roszczenie odniosło sukces na podstawie § 101, powinno posiadać trzy cechy: konkretność, problem techniczny, który rozwiązuje, oraz pewien stopień nowości. Odniosę się do każdego z tych pojęć po kolei.
Szczegółowość
Orzekając, że wynalazek w sprawie McRO, Inc. przeciwko Bandai Namco Games America Inc. jest kwalifikowalny, Federalny Obwód użył słowa „specyficzny” lub „specjalnie” co najmniej 15 razy w odniesieniu do roszczeń. Podobne użycie słowa „specyficzny” jako słowa przewodniego można znaleźć w sprawach Enfish LLC przeciwko Microsoft Corp., Trading Techs Int’l przeciwko CQG, Inc. oraz SRI Int’l Inc. przeciwko Cisco Systems Inc. — w każdej z tych spraw roszczenia zostały uznane za kwalifikowalne. W przeciwieństwie do tego, Sąd w sprawie Chamberlain ubolewał nad brakiem szczególnego charakteru rozpatrywanych roszczeń, które – jak zauważono powyżej – zostały uznane za niekwalifikowalne.
Aspektem szczególnego charakteru jest to, czy roszczenia zawierają opis wyniku lub sposobu jego osiągnięcia. Zastrzeżenia zorientowane wyłącznie na wynik często wydają się funkcjonalne, wskazując raczej na to, co wynalazek zapewnia, a nie jak to zapewnia. W sprawie Electric Power Group, LLC przeciwko Alstom S.A., Sąd uznał zastrzeżenia za niekwalifikowalne ze względu na to, że „definiują pożądany rezultat oparty na informacji i nie ograniczają się do wynalazczych sposobów osiągnięcia tego rezultatu”. Podobnie w sprawie Two-Way Media Ltd. v. Comcast Cable Communications, LLC, Sąd skrytykował „język funkcjonalny oparty na wynikach” jednego z zastrzeżeń. W szczególności, „roszczenie wymaga funkcjonalnych wyników konwersji, routingu, kontroli, monitorowania i gromadzenia zapisów, ale nie opisuje wystarczająco, jak osiągnąć te wyniki w sposób nieabstrakcyjny.” Nietrudno znaleźć więcej przykładów roszczeń, które upadły z powodu braku specyfiki dotyczącej kroków potrzebnych do realizacji wynalazku.
Istnieje pięć rodzajów specyficzności, które mogą pojawić się w roszczeniu. W idealnej sytuacji dla celów § 101, roszczenie zawiera opis konkretnej funkcji konkretnego elementu, który robi coś w konkretny sposób, aby uzyskać konkretny rezultat, a tym samym rozwiązać konkretny problem. Nie wszystkie pięć specyficznych cech musi występować w każdym roszczeniu, ale im więcej takich cech, tym większe prawdopodobieństwo, że roszczenie przetrwa kwestionowanie kwalifikowalności. I odwrotnie, im mniej cech szczególnych w roszczeniu, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie ono uznane za abstrakcyjne.
Jeśli myślisz, że specyficzność języka roszczenia powinna być traktowana przez wymogi dotyczące określoności, umożliwienia i pisemnego opisu zawarte w § 112, nie będziesz się mylił. Jednak jednym z dziwnych aspektów orzecznictwa po Alice jest sposób, w jaki test z § 101 ewoluował, przejmując cechy testów z § 112. Ewolucja ta nie pozostała niezauważona przez Okręg Federalny. W sprawie American Axle & Mfg. v. Neapco Holdings LLC, sędzia Moore napisał w swoim zdaniu odrębnym, że większość zastosowała test dopuszczający pod przykrywką kwalifikowalności.
Podejście do problemu technicznego
Ale zastrzeżenia wymagają czegoś więcej niż tylko specyficzności, aby były kwalifikowalne. Istnieją liczne przykłady wąskich, konkretnych roszczeń, które zostały zakwestionowane na podstawie § 101, w tym roszczenia w sprawie Trading Techs. Int’l, Inc. v. IBG LLC („jego roszczenia koncentrują się na dostarczaniu informacji handlowcom w sposób, który pomaga im szybciej przetwarzać informacje, a nie na ulepszaniu komputerów lub technologii”), Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. (roszczenie „podobne do tworzenia schematów zarządzania organizacją” nie „rozwiązuje problemu technicznego przy użyciu rozwiązania technicznego”), Shortridge v. Foundation Construction Payroll Service, LLC („nie rozwiązuje problemu technicznego przy użyciu rozwiązania technicznego”). Foundation Construction Payroll Service, LLC („generowanie certyfikowanych list płac jest abstrakcyjną praktyką biznesową”), oraz SAP America, Inc. v. InvestPic, LLC („Zgodnie z zasadami wypracowanymi podczas interpretacji § 101, prawo patentowe nie chroni , bez niczego więcej, bez względu na to, jak przełomowy jest postęp”). Tak więc, specyfika zaprowadzi Cię tylko do pewnego stopnia i nie jest kompletną odpowiedzią na zagadkę § 101.
Ale Trading Techs, Versata, Shortridge i SAP America wykazują niekorzystną cechę – są bardziej ukierunkowane na rozwiązywanie problemów biznesowych niż technicznych. Chociaż w USA nie ma ustawowego założenia, że patenty chronią tylko rozwiązania problemów technicznych, ustawa America Invents Act wprowadziła proces przeglądu metod biznesowych (Covered Business Method Review). To, wraz z Alice, mogło spowodować, że Federalny Obwód poczuł, iż ma licencję na niechętne patrzenie na metody biznesowe, a sądy okręgowe i USPTO poszły w jego ślady.
Jaka jest dokładnie różnica między rozwiązywaniem problemu technicznego a biznesowego? Dla wskazówek, możemy spojrzeć do Europy i innych jurysdykcji, gdzie taka koncepcja została wprowadzona przez lata. Zgodnie z tym tokiem rozumowania, wynalazki istnieją na całym spektrum, od tych, które rozwiązują problemy techniczne poprzez usprawnienie działania maszyn (np. kontrola silnika, kodowanie sygnałów z korekcją błędów, wieloprocesorowość), do tych, które rozwiązują problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. handel instrumentami pochodnymi, analiza ryzyka hedgingowego, handel elektroniczny i systemy sprzedaży detalicznej). Te pierwsze są o wiele bardziej prawdopodobne do opatentowania niż te drugie. Pośrodku, mamy szarą strefę wynalazków, które poprawiają ludzką wydajność lub życie w ogóle (np. animacje filmowe, aplikacje do komunikacji biurkowej, sterowanie awatarem w grach wideo). Wynalazki te mogą być uznane za kwalifikujące się do objęcia ochroną w obu przypadkach.
I rzeczywiście, Federalny Obwód uznał nawet wynalazki, które zostały zgłoszone dość szeroko, za kwalifikujące się do objęcia ochroną ze względu na ich techniczny charakter. W sprawie SRI, zastrzeżenia dotyczące hierarchicznego systemu monitorowania sieci uznano za zakorzenione w technologii komputerowej w celu rozwiązania konkretnego problemu pojawiającego się w dziedzinie obliczeń sieciowych. Podobnie, zastrzeżenia w sprawie Koninklijke KPN N.V. v. Gemalto M2M GmbH również uznano za kwalifikowalne „ponieważ dotyczą one nieabstrakcyjnego ulepszenia istniejącego procesu technologicznego.”
Thales Visionix Inc. v. U.S. jest godnym uwagi przypadkiem w tej kategorii, w którym wyjątkowo szerokie zastrzeżenia uznano za kwalifikowalne, ponieważ dołączona do nich specyfikacja szczegółowo wyjaśniała techniczne ulepszenie, które zapewniały. Nie należy jednak wyciągać wniosku, że specyfikę można zastąpić udoskonaleniem technicznym. Roszczenia zawierające oba te elementy wypadają lepiej, a Thales może być wyjątkiem. Długie wyjaśnienie technicznego charakteru wynalazku w specyfikacji (jeśli jest odpowiednio uargumentowane) prawdopodobnie nie zaszkodzi roszczeniom, ale nie zagwarantuje sukcesu, jeśli roszczenia są zorientowane na wynik.
Komisja Patentowa USPTO (Patent Trial and Appeal Board – PTAB) wydaje się przyjmować europejskie podejście. Ostatnio PTAB opublikowała szereg decyzji o charakterze informacyjnym, w których zastosowała najnowsze wytyczne USPTO dotyczące badania. Wyniki tych spraw przebiegają wzdłuż linii od problemu technicznego do rozwiązania technicznego. Wynalazek ukierunkowany na optymalizację stosunku sygnału do szumu z cewek odbiorczych tomografu rezonansu magnetycznego został uznany za spełniający wymogi § 101, podobnie jak wynalazek ukierunkowany na transformację układu współrzędnych nawigacji cewnika do układu współrzędnych zewnętrznego modelu lub zewnętrznych danych obrazowych. Z drugiej strony, oprogramowanie do wyboru kija golfowego o odpowiednim kącie nachylenia oraz oprogramowanie do tworzenia cyklu życia projektu zostały uznane za niekwalifikowalne ze względu na ich odniesienie do problemów nietechnicznych.
Niemniej jednak, kontury metody biznesowej są nieco plastyczne i zależą od widza. Istnieją przypadki, w których Federalny Obwód uznał roszczenia za kwalifikujące się, gdy te roszczenia są pozornie zorientowane na biznes. W sprawie Trading Techs Int’l przeciwko CQG, Inc. sąd uznał, że zastrzeżenia dotyczące interfejsu użytkownika do handlu papierami wartościowymi były wystarczająco techniczne, ponieważ rozwiązywały problemy istniejące w takich interfejsach. W sprawie DDR Holdings, LLC przeciwko Hotels.com L.P., Sąd uznał, że zgłoszone rozwiązanie polegające na „generowaniu złożonej strony internetowej, która łączy pewne elementy wizualne strony internetowej hosta z treścią strony trzeciej sprzedawcy” jest techniczne i „koniecznie zakorzenione w technologii komputerowej”, mimo że prawdopodobnie odnosi się do zorientowanego na biznes problemu utrzymania lub zwiększenia ruchu na stronie internetowej.
Not in the Prior Art
Kwalifikowalność patentu na podstawie § 101 nie miała być testem dotyczącym sztuki uprzedniej, ale stała się nim. Pomimo krytyki sędziego Moore dotyczącej łączenia przez Sąd rozważań nad § 112 z § 101, jej opinia w sprawie Berkheimer v. HP Inc. wprowadza faktyczne rozważania nad wcześniejszą sztuką na podstawie §§ 102 i 103 do drugiej części testu Alice (poszukiwanie koncepcji wynalazczej, gdzie należy rozważyć, czy elementy zastrzeżenia są dobrze rozumiane, rutynowe i konwencjonalne). Jednak wzajemne zanieczyszczanie kwalifikowalności i wcześniejszej twórczości rozpoczęło się przed Berkheimerem. Rzeczywiście, porównania między zgłoszonymi wynalazkami a wcześniejszą sztuką można znaleźć w ogromnej liczbie decyzji dotyczących § 101, w tym w wyżej wymienionych sprawach KPN, Chamberlain, Enfish i McRO, jak również Cellspin Soft, Inc. przeciwko Fitbit, Inc, Data Engine Technologies LLC v. Google LLC, Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc. oraz Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc. to tylko kilka z nich.
Dokładna natura tej analizy de facto uprzedniej sztuki zgodnie z § 101 jest niejasna. Ma ona wpływ nie tylko na drugą część testu, ale także na pierwszą. Na przykład w sprawie Chamberlain Sąd uznał zastrzeżenia za abstrakcyjne po zauważeniu, że „jedyna opisana różnica pomiędzy wcześniejszymi systemami operatorów ruchomych barier a zgłoszonym systemem operatorów ruchomych barier polega na tym, że informacje o statusie systemu są przekazywane bezprzewodowo” oraz że komunikacja bezprzewodowa jest pojęciem abstrakcyjnym. Zamiast analizować zastrzeżenia jako całość w ramach części pierwszej, jak zostało to określone w sprawach Enfish i McRO, ostatnie sprawy prowadzone przez Federalny Obwód wydają się dzielić zastrzeżenia na elementy należące do wcześniejszej sztuki i te, które nie należą do niej. Sąd następnie bierze pod uwagę jedynie to, czy elementy nie należące do wcześniejszej sztuki są wystarczająco konkretne i techniczne, aby stanowić więcej niż abstrakcyjną ideę.
Ale co, jeśli wszystkie elementy roszczenia są obecne w wcześniejszej sztuce, ale w roszczeniach podana jest kombinacja, która nie jest? Jak zauważono, mimo że roszczenia powinny być analizowane jako całość zgodnie z częścią pierwszą Alicji i jako uporządkowana kombinacja zgodnie z częścią drugą, w praktyce analizy te są mało skuteczne. W sprawach takich jak Chamberlain i InvestPic, Federalny Obwód podał konkluzywne uzasadnienie, używając wariantów sformułowania „gdy rozpatrywane są jako uporządkowana kombinacja, elementy każdego z twierdzeń nie wnoszą nic, co nie byłoby już obecne, gdyby kroki były rozpatrywane oddzielnie”. To sformułowanie pochodzi z Mayo, a podobne sformułowania dotyczące uporządkowanych kombinacji można znaleźć w wielu decyzjach sądów okręgowych i PTAB. Wniosek — poleganie na roszczeniach postrzeganych jako całość lub jako uporządkowana kombinacja jest ryzykowne.
Analiza
By być jasnym, definicja, którą proponuję, nie jest doskonała i jest jedynie próbą dopasowania linii przez nieporządny zestaw punktów danych. Mimo to, postępowanie zgodnie z nią może dać poczucie, jak bardzo prawdopodobne jest, że wynalazek uniknie problemów z § 101, lub czy projektowane zastrzeżenia powinny zostać zredagowane lub zmienione, aby bardziej wyraźnie się kwalifikowały. Choć niektóre z tych czynników mogą być w pewnych sytuacjach bagatelizowane, im bardziej szczegółowy, technicznie zorientowany i nowatorski jest zgłoszony wynalazek, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego rezultatu.
Należy zauważyć, że ta definicja nie jest dwuczęściowym testem Alice. Nie ma tu pytań „skierowanych do” lub „koncepcji wynalazczej”. W praktyce, test Alice często faktycznie składa się tylko z jednej części – czy roszczenie jest skierowane do wyjątku sądowego. Przeprowadzając to badanie dla kategorii idei abstrakcyjnej, bierze się pod uwagę specyfikę zastrzeżenia, jego techniczny charakter oraz to, czy przytacza ono elementy występujące w sztuce wcześniejszej. Dlatego uważam, że zaproponowana definicja jest bardziej spójnym odzwierciedleniem faktycznie przeprowadzonego procesu niż rozbieżne artykulacje Alicji w orzecznictwie Federal Circuit z ostatnich pięciu i pół roku.
Diagnostyka medyczna i inżynieria genetyczna to inne wysokowartościowe dziedziny, które ucierpiały z powodu orzeczeń Sądu Najwyższego, chociaż wynalazki w tych dziedzinach zasadniczo podlegają wyjątkom od kwalifikowalności dotyczącym zjawiska naturalnego lub prawa natury, a zatem są kontrolowane przez Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs…, Inc. i Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, a nie tylko Alice.
Te pięć specyficznych cech różni się, ale jest w tym samym duchu, co te wprowadzone przez sędziego Lourie w sprawie Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals. W tym przypadku, napisał „t bottom, roszczenia tutaj są skierowane do konkretnej metody leczenia dla konkretnych pacjentów przy użyciu konkretnego związku w konkretnych dawkach, aby osiągnąć konkretny wynik.”
Co prawda, wyjątek sądowy w American Axle był prawem natury, ale ogólne rozumowanie sędziego Moore’a trzyma się.
Istnieje wiele spraw Federal Circuit z tym nagłówkiem, a ten, który został rozstrzygnięty 30 kwietnia 2019 r., jest tutaj przywoływany.