Un Accordo di Licenza è un documento legale tra due parti – il Licenziante, o la persona che possiede la proprietà intellettuale (IP), e il Licenziatario, o la persona che riceve una licenza per utilizzare la IP. Il Licenziante può essere il proprietario di un copyright, un marchio, un brevetto, un marchio di servizio, un segreto commerciale, un know-how o un’altra proprietà intellettuale.
Un semplice contratto di licenza identificherà i seguenti elementi di base:
- Licenziante: la persona che possiede la proprietà intellettuale
- Licenziatario: la persona che vuole utilizzare la proprietà intellettuale
- Proprietà intellettuale: il copyright, il marchio, il brevetto, o altra proprietà intellettuale che è oggetto della licenza
- Scopo: lo scopo per cui il Licenziatario può utilizzare la proprietà intellettuale
- Tasse: l’importo che il Licenziatario pagherà per utilizzare la proprietà intellettuale
- Durata: per quanto tempo il Licenziatario può utilizzare la proprietà intellettuale
Come riferimento, questo accordo è conosciuto anche con altri nomi:
- Accordo di licenza
- Accordo di licenza di proprietà intellettuale
- Accordo di licenza di copyright
- Accordo di licenza di Know-How
- Accordo di licenza di brevetto
- Patente e Know-Come
- Service Mark License Agreement
- Trade Secret License Agreement
- Trademark License Agreement
- Trademark and Service Mark Agreement
Quando è necessario un contratto di licenza?
Se possedete un brevetto su un utile pezzo di tecnologia, avete un copyright su una fotografia popolare, avete marchiato un’immagine speciale, o possedete qualche altra invenzione o lavoro creativo su cui volete fare soldi, avrete bisogno di un contratto di licenza. Questo accordo vi permette di stabilire i termini di tutto ciò che riguarda quella particolare proprietà intellettuale e di proteggere i vostri diritti di proprietà, incluso come il licenziatario può usare la proprietà intellettuale, chi possiede la proprietà intellettuale, chi può sublicenziare la proprietà intellettuale, il prezzo della licenza per la proprietà intellettuale e per quanto tempo il licenziatario può usare la proprietà intellettuale.
Diversi tipi di PI possono essere coperti da questo accordo:
- Copyright: opera originale d’autore in forma scritta o tangibile
- Marchio: simbolo riconoscibile, disegno, parola o frase che aiuta gli utenti a identificare beni o prodotti con una particolare azienda
- Marchio di servizio: simbolo, disegno, parola o frase riconoscibile che aiuta gli utenti a identificare i servizi con una particolare azienda
- Brevetto: diritto di proprietà su un’invenzione
- Know-how: abilità o informazioni di esperti
- Segreto commerciale: informazioni commerciali riservate
Ci sono alcuni diversi tipi di licenze che è possibile concedere sulla proprietà intellettuale di cui sopra – esclusiva, non esclusiva, o unica.
Licenza esclusiva
Una licenza esclusiva dà al Licenziatario il diritto esclusivo e solo all’uso della PI – nemmeno il Licenziante può usare la PI. Una volta che il Licenziante concede una licenza esclusiva a qualcuno, nessun’altra licenza su quella IP può essere concessa a qualcun altro.
Licenza non esclusiva
Una licenza non esclusiva concede al Licenziatario una licenza per usare la IP, ma il Licenziante è libero di usare anche la IP e di concedere licenze a chiunque altro voglia. Pertanto, molte parti possono detenere licenze per la stessa proprietà intellettuale allo stesso tempo.
Licenza esclusiva
Una licenza esclusiva concede al licenziatario una licenza esclusiva, ma il concedente mantiene il diritto di usare la proprietà intellettuale. Quindi, anche se il licenziante non concede ulteriori licenze, il licenziante può continuare ad usare la proprietà intellettuale e qualsiasi licenza precedente può rimanere in vigore.
Conseguenze del non usare un accordo di licenza
Senza questo accordo, il proprietario di una preziosa proprietà intellettuale non sarebbe in grado di fare soldi con quella proprietà o controllare come questa viene usata nel mondo. E gli individui e le aziende che hanno bisogno di una certa proprietà intellettuale per far crescere i loro affari o guadagnarsi da vivere potrebbero non essere in grado di accedervi.
Ecco una lista di alcune delle sofferenze che avere questo accordo potrebbe evitare:
| Licenziante | Licenziatario |
|---|---|
| Perdita di tempo – tempo speso ad evitare che altri utilizzino la IP in modi indesiderati |
Perdita di tempo – tempo speso a difendere l’uso della IP |
| Perdita di denaro – un altro business usa la tua IP senza pagarti |
Perdita di denaro – incapace di capitalizzare l’avviamento dalla preziosa IP |
| Angoscia mentale – l’avviamento dell’azienda danneggiato o il marchio diluito |
Angoscia mentale – ricevere una lettera di cessazione e desistenza |
Usi più comuni per un accordo di licenza
Questi sono alcuni possibili scenari in cui si potrebbe considerare di utilizzare questo accordo:
| Possibili Licenzianti | Possibili Licenziatari |
|---|---|
| Proprietario del marchio di uno slogan popolare | Produttore che vuole stampare lo slogan sulle t-magliette |
| Blogger che parla di un prodotto di bellezza | L’azienda di prodotti di bellezza che vuole usare il contenuto del blogger come recensione |
| Fotografo che ha scattato foto in un hotel | L’hotel che vuole usare le foto per una brochure |
| Detentore del brevetto di un certo pezzo | Azienda che ha bisogno del pezzo per fare le sue macchine |
Ci sono un certo numero di tariffe diverse che si potrebbero applicare per la propria IP:
- Tassa di emissione: Una tassa di emissione o una tassa fissa che il licenziatario deve pagare per la licenza. La tassa di emissione può essere pagata in anticipo (una licenza a pagamento) o a rate. La tassa può essere un pre-acquisto dove il Licenziante accetta di acquistare un inventario di licenze, un impegno minimo dove il Licenziante accetta di acquistare una quantità minima di licenze a intervalli definiti, o una combinazione di entrambi dove il Licenziante accetta di acquistare un inventario di licenze a intervalli definiti.
- Tassa di rinnovo: Un canone di rinnovo o di manutenzione è solitamente un canone annuale che viene pagato quando la licenza si rinnova automaticamente.
- Pagamento della royalty: Una tassa variabile o fissa che un Licenziatario deve pagare per continuare ad usare una licenza. Questa tassa è di solito una percentuale delle vendite nette o delle entrate lorde.
- Pagamento Milestone: Un canone variabile o fisso che un Licenziatario deve pagare se raggiunge certe pietre miliari, come un certo numero di vendite. Questa tassa permette al Licenziante di condividere il successo e la commercializzazione della proprietà intellettuale concessa in licenza.
Il vostro accordo di licenza potrebbe contenere solo uno o una qualsiasi combinazione di questi metodi di pagamento.
Cosa dovrebbe essere incluso in un accordo di licenza?
Un semplice contratto di licenza dovrebbe generalmente contenere almeno quanto segue:
- Chi sono il Licenziante e il Licenziatario
- Qual è la proprietà intellettuale concessa in licenza
- Dove il Licenziatario può utilizzare la proprietà intellettuale concessa in licenza
- Quando terminerà o sarà rinnovata la licenza
- Perché o per quale scopo il Licenziatario può utilizzare la proprietà intellettuale
- Quanto e quando il Licenziatario paga per la licenza
Queste sono alcune disposizioni aggiuntive che possono essere incluse nel vostro accordo:
Relative alla IP
- Riservatezza – le parti manterranno riservate tutte le informazioni confidenziali
- Avvisi e contrassegni – il Licenziatario non rimuoverà alcun avviso o contrassegno dalla IP
- Proprietà della IP – il Licenziante rimane proprietario della IP
- Protezione della IP – il Licenziatario proteggerà diligentemente la IP
- Controllo qualità – Il Licenziatario deve rispettare gli standard di controllo qualità del Licenziante
- Sublicenze – Il Licenziatario non può concedere sublicenze della PI
Responsabilità
- Disclaimer – Il Licenziante non è responsabile di alcun reclamo o perdita come risultato dell’uso della PI da parte del Licenziatario
- Indennizzo – Il Licenziatario dovrà indennizzare il Licenziante per qualsiasi reclamo o perdita come risultato dell’uso della PI da parte del Licenziatario
- Limitazioni di responsabilità – nessuna delle due parti sarà responsabile per danni punitivi
- Dichiarazioni e garanzie – il Licenziante possiede i diritti sulla PI e la PI non infrange o viola alcuna PI di terze parti
Parlano legale
- Cessione – Il Licenziatario non può cedere il contratto senza il consenso del Licenziante
- Intero accordo – l’accordo sostituisce tutti gli accordi precedenti
- Legge applicabile – le leggi di quale stato governano il contratto
- Nessuna rinuncia – la mancata applicazione di una disposizione non è una rinuncia
- Separabilità – se una parte del contratto non è valida, il resto è ancora valido
Esempio di accordo di licenza
L’esempio di accordo di licenza qui sotto dettaglia un accordo tra un licenziante e un licenziatario. Il licenziante accetta di permettere al licenziatario di usare la proprietà intellettuale concessa in licenza secondo i termini specificati.
