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Un Acuerdo de Licencia es un documento legal entre dos partes – el Licenciante, o persona que posee la propiedad intelectual (PI), y el Licenciatario, o persona que recibe una licencia para usar la PI. El licenciante puede ser el propietario de un derecho de autor, una marca comercial, una patente, una marca de servicio, un secreto comercial, un know-how u otro tipo de propiedad intelectual.

Un simple Acuerdo de Licencia identificará los siguientes elementos básicos:

• Licenciante: la persona que posee la propiedad intelectual
• Licenciatario: la persona que quiere utilizar la propiedad intelectual
• Propiedad Intelectual: el derecho de autor, la marca comercial, la patente u otra propiedad intelectual que es objeto de la licencia
• Finalidad: la finalidad para la que el Licenciatario puede utilizar la propiedad intelectual
• Honorarios: la cantidad que el Licenciatario pagará por utilizar la propiedad intelectual
• Plazo: el tiempo que el Licenciatario puede utilizar la propiedad intelectual

Como referencia, este acuerdo también se conoce con otros nombres:

• Acuerdo de licencia
• Acuerdo de licencia de propiedad intelectual
• Acuerdo de licencia de derechos de autor
• Acuerdo de licencia de know-how
• Acuerdo de licencia de patentes
• Acuerdo de licencia de patentes y know-how
• Acuerdo de licencia de patentes.How
• Acuerdo de licencia de marca de servicio
• Acuerdo de licencia de secreto comercial
• Acuerdo de licencia de marca
• Acuerdo de marca de servicio y de marca

¿Cuándo es necesario un acuerdo de licencia?

Si usted es dueño de una patente sobre una pieza útil de tecnología, tiene un derecho de autor sobre una fotografía popular, ha registrado una imagen especial, o es dueño de alguna otra invención o trabajo creativo con el que quiere ganar dinero, necesitará un Acuerdo de Licencia. Este acuerdo le permite establecer los términos de todo lo relacionado con esa propiedad intelectual en particular y proteger sus derechos de propiedad, incluyendo cómo el licenciatario puede usar la propiedad intelectual, quién es el propietario de la propiedad intelectual, quién puede sublicenciar la propiedad intelectual, el precio de la licencia de la propiedad intelectual y cuánto tiempo puede usarla el licenciatario.

Diversos tipos de PI pueden estar cubiertos por este acuerdo:

• Derechos de autor: obra original de autoría en forma escrita o tangible
• Marca: símbolo, diseño, palabra o frase reconocible que ayuda a los usuarios a identificar los bienes o productos con una empresa concreta
• Marca de servicio: símbolo, diseño, palabra o frase reconocible que ayuda a los usuarios a identificar los servicios con una empresa concreta
• Patente: derecho de propiedad sobre una invención
• Know-how: habilidad o información de expertos
• Secreto comercial: información comercial confidencial

Hay algunos tipos diferentes de licencias que se pueden conceder sobre la PI anterior: exclusivas, no exclusivas o únicas.

Licencia exclusiva

Una licencia exclusiva otorga al Licenciatario el derecho exclusivo y único al uso de la PI – ni siquiera el Licenciante puede utilizar la PI. Una vez que el licenciante concede una licencia exclusiva a alguien, no puede conceder otras licencias sobre esa PI a nadie más.

Licencia no exclusiva

Una licencia no exclusiva concede al licenciatario una licencia para utilizar la PI, pero el licenciante es libre de utilizar también la PI y de conceder licencias a quien quiera. Por lo tanto, muchas partes pueden ser titulares de licencias sobre la misma PI al mismo tiempo.

Licencia única

Una licencia única concede al Licenciatario una licencia exclusiva, pero el Licenciante mantiene el derecho a utilizar la PI. Por lo tanto, aunque el licenciante no conceda ninguna licencia adicional, el licenciante puede seguir utilizando la PI y cualquier licencia anterior puede seguir en vigor.

Consecuencias de no utilizar un acuerdo de licencia

Sin este acuerdo, el propietario de una PI valiosa no podría ganar dinero con esa PI ni controlar cómo se utiliza la PI en el mundo. Y las personas y empresas que necesitan determinada PI para hacer crecer su negocio o ganarse la vida podrían no tener acceso a ella.

Aquí hay una lista de algunos de los sufrimientos que tener este acuerdo podría evitar:

Licenciante	Licenciatario
Pérdida de tiempo -. tiempo dedicado a evitar que otros utilicen la PI de forma no deseada	Pérdida de tiempo – tiempo dedicado a defender el uso de la PI
Pérdida de dinero – otra empresa utiliza su PI sin pagarle	Pérdida de dinero – no puede capitalizar el fondo de comercio de la valiosa PI
Angustia mental – el fondo de comercio de la empresa se ve perjudicado o la marca comercial se diluye	Angustia mental – recibir carta de cese y desistimiento

Usos más comunes de un acuerdo de licencia

Aquí hay algunos posibles escenarios en los que podría considerar el uso de este acuerdo:

Posibles licenciantes	Posibles licenciatarios
Dueño de la marca de un eslogan popular	Fabricante que quiere imprimir el eslogan en t-camisetas
Un bloguero que habla de un producto de belleza	La empresa de productos de belleza quiere utilizar el contenido del bloguero como reseña
Fotógrafo que hizo fotos en un hotel turístico	El hotel turístico quiere utilizar las fotos para un folleto
Titular de la patente de una determinada pieza	Empresa que necesita la pieza para fabricar sus máquinas

Hay una serie de tarifas diferentes que podrías cobrar por tu PI:

• Tasa de emisión: Una tasa de emisión o fija que el licenciatario debe pagar por la licencia. La tasa de emisión puede pagarse por adelantado (una licencia de pago) o a plazos. La tarifa puede ser una precompra en la que el Licenciante se compromete a comprar un inventario de licencias, un compromiso mínimo en el que el Licenciante se compromete a comprar una cantidad mínima de licencias a intervalos definidos, o una combinación de ambos en la que el Licenciante se compromete a comprar un inventario de licencias a intervalos definidos.
• Tarifa de renovación: Una cuota de renovación o mantenimiento suele ser una cuota anual que se paga cuando la licencia se renueva automáticamente.
• Pago de regalías: Una cuota variable o fija que el Licenciatario debe pagar para seguir utilizando una licencia. Esta tarifa suele ser un porcentaje de las ventas netas o de los ingresos brutos.
• Pago por hitos: Una tarifa variable o fija que el Licenciatario debe pagar si alcanza ciertos hitos, como un determinado número de ventas. Estos honorarios permiten al Licenciante compartir el éxito y la comercialización de la PI licenciada.

Su acuerdo de licencia podría contener sólo uno o cualquier combinación de estos métodos de pago.

¿Qué debería incluirse en un acuerdo de licencia?

Un simple Acuerdo de Licencia debe tener generalmente al menos lo siguiente:

• Quiénes son el Licenciante y el Licenciatario
• Cuál es la propiedad intelectual que se licencia
• Dónde puede el Licenciatario utilizar la propiedad intelectual licenciada
• Cuándo finalizará o se renovará la licencia
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• Por qué o para qué el Licenciatario puede utilizar la propiedad intelectual
• Cuánto y cuándo paga el Licenciatario por la licencia

Aquí hay algunas disposiciones adicionales que pueden incluirse en su acuerdo:

Relacionadas con la PI

• Confidencialidad – las partes mantendrán la confidencialidad de cualquier información confidencial
• Notificación y marcas – el Licenciatario no eliminará ninguna notificación o marca de la PI
• Propiedad de la PI – el Licenciante sigue siendo el propietario de la PI
• Protección de la PI – el Licenciatario protegerá diligentemente la PI
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• Control de calidad – El Licenciatario deberá cumplir con las normas de control de calidad del Licenciante
• Sublicencias – El Licenciatario no podrá conceder sublicencias sobre la PI

Responsabilidades

• Descargo de responsabilidad – El Licenciante no es responsable de ninguna reclamación o pérdida como resultado del uso de la PI por parte del Licenciatario
• Indemnización – El Licenciatario deberá indemnizará al Licenciante por cualquier reclamación o pérdida como resultado del uso de la PI por parte del Licenciatario
• Limitaciones de responsabilidad – ninguna de las partes será responsable de los daños punitivos
• Declaraciones y garantías – El Licenciante es propietario de los derechos de PI y la PI no infringe ni viola ninguna PI de un tercero

Habla legal

• Cesión. – El licenciatario no puede ceder el acuerdo sin el consentimiento del licenciante
• Acuerdo completo – el acuerdo sustituye a todos los acuerdos anteriores
• Ley aplicable – las leyes de qué estado rigen el acuerdo
• No hay renuncia – el hecho de no aplicar una disposición no es una renuncia
• Separabilidad – si una parte del acuerdo no es válida, el resto sigue siendo válido

Muestra de acuerdo de licencia

La muestra de acuerdo de licencia que se muestra a continuación detalla un acuerdo entre un licenciante y un licenciatario. El licenciante se compromete a permitir que el licenciatario utilice la propiedad intelectual licenciada de acuerdo con los términos especificados.