Por Michael Borella —
En el caso Alice Corp. v. CLS Bank Int’l de 2014, el juez Thomas escribió famosamente, «no necesitamos trabajar para delimitar los contornos precisos de la categoría de ‘ideas abstractas’ en este caso». En su lugar, consideró que las reivindicaciones del titular de la patente Alice no tenían «ninguna distinción significativa» en virtud del 35 U.S.C. § 101 respecto a las que el Tribunal había considerado previamente inelegibles en el caso Bilski v. Kappos.
Desde entonces, la investigación de ideas abstractas ha sido aplicada por el Circuito Federal más de 100 veces de diversas maneras. Inicialmente, había cierta esperanza de que esta categoría pudiera limitarse a las transacciones financieras o a ciertos tipos de métodos comerciales implementados por ordenador. Pero no es así. Recientemente, las estaciones de carga de coches eléctricos controladas por la red y los abridores de puertas de garaje fueron declarados abstractos en ChargePoint, Inc. contra SemaConnect, Inc. y The Chamberlain Group, Inc. contra Techtronic Industries Co. respectivamente. Estas invenciones se unen a una larga lista de las que han sido consideradas demasiado abstractas para ser patentadas, entre las que se encuentran las reivindicaciones para mostrar anuncios en antes del contenido en un servicio de distribución de vídeo, las pestañas dinámicas en una interfaz de usuario, la administración de imágenes digitales, la monitorización de una red eléctrica y la detección de virus informáticos, por nombrar algunas.
Incluso con todas estas opiniones de apelación, la definición legal de «idea abstracta» sigue siendo notablemente esquiva. En particular, en el caso Interval Licensing LLC v. AOL, Inc. el juez Plager del Circuito Federal escribió: «una búsqueda de una definición de «ideas abstractas» en los casos sobre § 101 del Tribunal Supremo, así como de este tribunal, revela que no hay una definición única, sucinta y utilizable en ningún lugar disponible.» El año pasado, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) publicó unas directrices para el examen de la elegibilidad de las patentes que definían tres clases de ideas abstractas (procesos mentales, conceptos matemáticos y métodos de organización de la actividad humana). Esto demuestra que la USPTO está luchando para que su cuerpo de examinadores, compuesto por miles de personas, aplique Alice de forma coherente. Pero los tribunales no han adoptado la visión del mundo de la USPTO, y el Circuito Federal ha declarado explícitamente que no está vinculado por la guía.
Negar a uno un derecho de propiedad o quitarle el derecho de propiedad concedido basándose en unos criterios tan mal definidos parece sospechoso si no sale directamente de la mente de un vástago de ingeniería genética de George Orwell, Franz Kafka y Terry Gilliam. Y, sin embargo, aquí estamos.
La definición de «abstracto» del diccionario de Google es «que existe en el pensamiento o como idea, pero que no tiene una existencia física o concreta». Pero no se puede cuadrar esa definición con la jurisprudencia. Algunas de las reivindicaciones de Alice se consideraron abstractas a pesar de que recitaban hardware informático físico y tangible. De hecho, el software puro escrito en código se almacena en un medio físico tangible, como una unidad de disco, una memoria flash, un CDROM, etc. Mientras que pensar en el software es abstracto, el código y el equipo que hace que su ordenador muestre este artículo -o haga cualquier otra cosa- no lo es. La definición del diccionario no nos ayuda a descifrar cómo los tribunales están aplicando la § 101.
En cambio, la idea abstracta es una elaborada ficción legal que tiene poco que ver con la comprensión del profano de lo que podría o no ser abstracto. Al no estar fundamentada en la ley o en el significado llano, no es difícil ver por qué los titulares de patentes, los abogados de patentes, la USPTO y los jueces federales siguen sin ponerse de acuerdo sobre si ciertos tipos de invenciones son susceptibles de ser patentadas. Y esta zona gris abarca muchos tipos de invenciones que no solo están a la vanguardia de la investigación, sino que también son cruciales para la economía y la competitividad de Estados Unidos. Las innovaciones en materia de inteligencia artificial, aprendizaje automático, ciencia de los datos y computación cuántica son más difíciles de patentar debido a Alice y su progenie.
Una definición concisa
¿Se pueden sintetizar las mencionadas más de 100 decisiones del Circuito Federal que aplican la prueba de la idea abstracta y llegar a una comprensión más clara de lo que implica esta categoría? Una tarea de enormes proporciones sin duda, pero que intentaré abordar (con un puñado de advertencias, por supuesto).
En particular, a la vista de la jurisprudencia del Circuito Federal posterior a Alice:
una reivindicación no está dirigida a una idea abstracta si incluye al menos un elemento que sea una mejora específica y técnica que no se encuentre en el estado de la técnica.
Dispongamos de lo contrario: una reivindicación está dirigida a una idea abstracta si todos sus elementos son inespecíficos, abordan un problema no técnico o son conocidos en la técnica. Por lo tanto, para que una reivindicación tenga éxito en virtud del § 101, debe tener tres cualidades: especificidad, un problema técnico que resuelva y cierto grado de novedad. Abordaré cada una de estas nociones por separado.
Especificidad
Al dictaminar que la invención en McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc. es elegible, el Circuito Federal utilizó la palabra «específica» o «específicamente» al menos 15 veces al referirse a las reivindicaciones. Se puede encontrar un uso similar de «específico» como palabra raíz en Enfish LLC v. Microsoft Corp., Trading Techs Int’l v. CQG, Inc. y SRI Int’l Inc. v. Cisco Systems Inc. — en cada uno de estos casos, las reivindicaciones fueron declaradas elegibles. Por el contrario, el Tribunal en Chamberlain lamentó la falta de especificidad de las reivindicaciones objeto de revisión, que – como se ha señalado anteriormente – fueron declaradas no elegibles.
Un aspecto de la especificidad es si las reivindicaciones recitan un resultado o cómo lograr ese resultado. Las reivindicaciones puramente orientadas al resultado a menudo parecen funcionales, indicando lo que la invención proporciona en lugar de cómo la invención lo proporciona. En el caso Electric Power Group, LLC contra Alstom S.A., el Tribunal consideró que las reivindicaciones no eran admisibles debido a que «definían un resultado deseable basado en la información y no se limitaban a los medios inventivos para lograr el resultado». Asimismo, en el caso Two-Way Media Ltd. v. Comcast Cable Communications, LLC, el Tribunal criticó el «lenguaje funcional basado en resultados» de una de las reivindicaciones. En particular, «la reivindicación requiere los resultados funcionales de convertir, enrutar, controlar, supervisar y acumular registros, pero no describe suficientemente cómo lograr estos resultados de forma no abstracta». No es difícil encontrar más ejemplos de reivindicaciones que han decaído por falta de especificidad respecto a los pasos necesarios para llevar a cabo la invención.
En efecto, hay cinco tipos de especificidades que pueden aparecer en una reivindicación. Idealmente, a efectos del § 101, una reivindicación recita una función específica de un elemento específico que hace algo de una manera específica para obtener un resultado específico y así resolver un problema específico. No es necesario que las cinco especificidades estén presentes en cada reivindicación, pero cuantas más especificidades haya, más probable será que la reivindicación sobreviva a una impugnación de elegibilidad. Por el contrario, cuantas menos especificidades haya en la reivindicación, más probable será que se considere abstracta.
Si usted piensa que la especificidad del lenguaje de la reivindicación debería ser manejada por los requisitos de definición, habilitación y descripción escrita del § 112 no estaría equivocado. Pero uno de los aspectos extraños de la jurisprudencia posterior a Alice es cómo el test de la § 101 ha evolucionado para tomar características de los tests de la § 112. Esta evolución no ha pasado desapercibida en el Circuito Federal. En el caso American Axle & Mfg. v. Neapco Holdings LLC, el juez Moore escribió en su disenso que la mayoría había aplicado una prueba de habilitación bajo la apariencia de elegibilidad.
Responder a un problema técnico
Pero las reivindicaciones requieren algo más que especificidad para ser elegibles. Hay numerosos ejemplos de reivindicaciones estrechas y específicas que cayeron en una impugnación del § 101, incluyendo las de Trading Techs. Int’l, Inc. v. IBG LLC («las reivindicaciones se centran en el suministro de información a los comerciantes de una manera que les ayuda a procesar la información más rápidamente, no en la mejora de los ordenadores o la tecnología»), Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. (una reivindicación «similar a la creación de organigramas» no resuelve «un problema técnico utilizando una solución técnica»), Shortridge v. Foundation Construction Payroll Service, LLC («la generación de registros certificados de nóminas es una práctica comercial abstracta»), y SAP America, Inc. v. InvestPic, LLC («Según los principios desarrollados en la interpretación del § 101, la ley de patentes no protege, sin más, por muy innovador que sea el avance»). Por lo tanto, la especificidad sólo le llevará hasta cierto punto y no es la respuesta completa al enigma de la § 101.
Pero Trading Techs, Versata, Shortridge y SAP America presentan una característica desfavorable: están más dirigidas a resolver problemas empresariales que técnicos. Aunque en Estados Unidos no existe la noción legal de que las patentes sólo protegen soluciones a problemas técnicos, la America Invents Act introdujo el proceso de revisión de métodos comerciales cubiertos. Esto, junto con Alice, puede haber dado lugar a que el Circuito Federal sienta que tiene licencia para mirar con recelo los métodos empresariales, y que los tribunales de distrito y la USPTO le sigan.
¿Qué diferencia hay exactamente entre resolver un problema técnico y un problema empresarial? Para orientarnos, podemos mirar a Europa y a otras jurisdicciones en las que este concepto lleva años vigente. Siguiendo esta línea de pensamiento, las invenciones existen en un espectro que va desde las que abordan problemas técnicos mejorando el funcionamiento de las máquinas (por ejemplo, el control de motores, la codificación de corrección de errores de las señales, el multiprocesamiento), hasta las que abordan el funcionamiento de un negocio (por ejemplo, el comercio de derivados, el análisis de riesgos de cobertura, el comercio electrónico y los esquemas de venta al por menor). Es mucho más probable que los primeros sean patentables que los segundos. En el medio, tenemos una zona gris de invenciones que mejoran el rendimiento humano o la vida en general (por ejemplo, la animación de películas, las aplicaciones de comunicación de escritorio, los controles de avatar de los videojuegos). Estas invenciones podrían ir en cualquier dirección.
De hecho, el Circuito Federal ha encontrado incluso invenciones que se reivindican de forma bastante amplia para ser elegibles debido a su naturaleza técnica. En el caso SRI, las reivindicaciones relativas a un sistema jerárquico de supervisión de redes se consideraron arraigadas en la tecnología informática para resolver un problema específico que surgía en el ámbito de la informática de redes. Del mismo modo, las reivindicaciones en Koninklijke KPN N.V. contra Gemalto M2M GmbH también se consideraron admisibles «porque se dirigen a una mejora no abstracta de un proceso tecnológico existente»
Thales Visionix Inc. contra EE.UU. es un caso notable en esta categoría, en el que se consideró que unas reivindicaciones notablemente amplias eran admisibles porque la especificación que las acompañaba explicaba detalladamente la mejora técnica que aportaban. Pero no hay que concluir que la especificidad puede ser sustituida por una mejora técnica. Las reivindicaciones que tienen ambas cosas salen mejor paradas, y Thales puede ser un caso atípico. Una larga explicación del carácter técnico de una invención en la especificación (cuando se argumenta adecuadamente) probablemente no puede perjudicar a las reivindicaciones, pero no garantizará el éxito si las reivindicaciones están orientadas al resultado.
La Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes (PTAB) de la USPTO parece estar adoptando el enfoque europeo. Recientemente, la PTAB ha publicado una serie de decisiones informativas en las que aplica las últimas directrices de examen de la USPTO. Los resultados de estos casos rompen con la línea del problema técnico a una solución técnica. Se consideró que una invención dirigida a optimizar la relación señal/ruido de las bobinas de recepción de un tomógrafo de resonancia magnética cumplía los requisitos del § 101, al igual que una invención centrada en la transformación del sistema de coordenadas de la navegación por catéter al sistema de coordenadas de un modelo externo o de datos de imagen externos. Por otro lado, un software para seleccionar un palo de golf con un ángulo de loft adecuado y un software para crear un flujo de trabajo de ciclo de vida para un proyecto se consideraron inelegibles debido a que abordaban problemas no técnicos.
No obstante, los contornos del método comercial son algo maleables y están en los ojos del espectador. Hay casos en los que el Circuito Federal ha considerado que las reivindicaciones son elegibles cuando están orientadas ostensiblemente a los negocios. En el caso Trading Techs Int’l v. CQG, Inc., el Tribunal concluyó que las reivindicaciones dirigidas a una interfaz de usuario para el comercio de valores eran suficientemente técnicas porque resolvían problemas existentes en dichas interfaces. En DDR Holdings, LLC v. Hotels.com L.P., el Tribunal consideró que la solución reivindicada de «generar una página web compuesta que combina ciertos elementos visuales de un sitio web anfitrión con el contenido de un comerciante de terceros» era técnica y «necesariamente arraigada en la tecnología informática», a pesar de que posiblemente abordaba el problema orientado a los negocios de retener o aumentar el tráfico del sitio web.
No está en el estado de la técnica
La elegibilidad de las patentes en virtud del § 101 no pretendía ser una prueba del estado de la técnica, pero se ha convertido en una. A pesar de las críticas de la jueza Moore sobre la combinación de consideraciones del § 112 en el § 101, su opinión en Berkheimer v. HP Inc. introduce consideraciones fácticas del estado de la técnica bajo los §§ 102 y 103 en la segunda parte del test de Alice (la búsqueda de un concepto inventivo donde se debe considerar si los elementos de la reivindicación son bien entendidos, rutinarios y convencionales). Pero la contaminación cruzada de la elegibilidad y el estado de la técnica comenzó antes de Berkheimer. De hecho, las comparaciones entre las invenciones reivindicadas y el estado de la técnica se encuentran en un gran número de decisiones del § 101, incluidos los casos KPN, Chamberlain, Enfish y McRO ya mencionados, así como Cellspin Soft, Inc. v. Fitbit, Inc, Data Engine Technologies LLC v. Google LLC, Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc., e Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc., sólo por nombrar algunos.
La naturaleza exacta de este análisis del estado de la técnica de facto bajo § 101 no está clara. No sólo afecta a la segunda parte del test, sino también a la primera. Por ejemplo, en el caso Chamberlain, el Tribunal consideró que las reivindicaciones eran abstractas tras observar que la «única diferencia descrita entre los sistemas de operador de barrera móvil del estado de la técnica y el sistema de operador de barrera móvil reivindicado es que la información sobre el estado del sistema se comunica de forma inalámbrica» y que la comunicación inalámbrica es un concepto abstracto. En lugar de analizar las reivindicaciones en su conjunto en virtud de la primera parte, como se estableció en Enfish y McRO, los casos recientes del Circuito Federal parecen dividir las reivindicaciones en elementos del estado de la técnica y los que no lo son. El Tribunal sólo considera entonces si los elementos que no están en el estado de la técnica son lo suficientemente específicos y técnicos como para ser más que una idea abstracta.
¿Pero qué pasa si todos los elementos de su reivindicación están en el estado de la técnica, pero sus reivindicaciones recitan una combinación que no lo está? Como se ha señalado, aunque se supone que las reivindicaciones deben ser analizadas como un todo según la primera parte de Alice y como una combinación ordenada según la segunda parte, estos análisis se quedan cortos en la práctica. En casos como Chamberlain e InvestPic, el Circuito Federal proporcionó un razonamiento concluyente utilizando variaciones de la frase «cuando se considera como una combinación ordenada, los componentes de cada reivindicación no añaden nada que no esté ya presente cuando los pasos se consideran por separado». Este lenguaje se deriva de Mayo, y una redacción similar con respecto a las combinaciones ordenadas se puede encontrar en numerosas decisiones de los tribunales de distrito y de la PTAB. En resumen, confiar en que las reivindicaciones se consideren como un todo o como una combinación ordenada es arriesgado.
Análisis
Para ser claros, la definición que propongo no es perfecta, y es simplemente un intento de ajustar una línea a través de un conjunto desordenado de puntos de datos. Aun así, seguir este enfoque puede proporcionar una idea de la probabilidad de que su invención evite los problemas del § 101, o si las reivindicaciones redactadas deben ser editadas o modificadas para ser más claramente elegibles. Mientras que algunos de estos factores podrían ser minimizados en ciertas situaciones, cuanto más específica, orientada técnicamente y novedosa sea su invención reivindicada, mayor será la probabilidad de un resultado deseable.
Notablemente, esta definición no es la prueba Alice de dos partes. No hay consultas de «dirigido a» o «concepto inventivo». En la práctica, el test de Alice suele tener efectivamente una sola parte: si la reivindicación está dirigida a una excepción judicial. Al llevar a cabo esta investigación para la categoría de idea abstracta, se considera la especificidad de la reivindicación, el carácter técnico y si recita elementos del estado de la técnica. Por lo tanto, planteo que la definición propuesta es una representación más coherente del proceso realmente realizado que las articulaciones dispares de Alice en los últimos cinco años y medio de jurisprudencia del Circuito Federal.
Los diagnósticos médicos y la ingeniería genética son otros campos de alto valor que sufren las sentencias del Tribunal Supremo, aunque las invenciones en estas áreas están generalmente sujetas a las excepciones de elegibilidad por fenómeno natural o ley de la naturaleza, y por lo tanto están controladas por Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. y Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics en lugar de sólo Alice.
Estas cinco especificidades son diferentes pero con el mismo espíritu que las introducidas por el juez Lourie en Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals. En ese caso, escribió «t fondo, las reivindicaciones aquí se dirigen a un método específico de tratamiento para pacientes específicos utilizando un compuesto específico en dosis específicas para lograr un resultado específico.»
Es cierto que la excepción judicial en American Axle era una ley de la naturaleza, pero el razonamiento general del juez Moore se mantiene.
Hay múltiples casos del Circuito Federal con este título, y el que se decidió el 30 de abril de 2019 se refiere aquí.