Di Michael Borella —
Nel caso Alice Corp. v. CLS Bank Int’l del 2014, il giudice Thomas ha notoriamente scritto: “non abbiamo bisogno di delimitare i contorni precisi della categoria delle ‘idee astratte’ in questo caso”. Invece, ha trovato le rivendicazioni del brevetto Alice per avere “nessuna distinzione significativa” sotto il 35 U.S.C. § 101 da quelle che la Corte aveva precedentemente trovato inammissibili in Bilski v. Kappos.
Da allora, l’indagine sulle idee astratte è stata applicata dal Circuito Federale oltre 100 volte in vari modi. Inizialmente, c’era qualche speranza che questa categoria potesse essere limitata alle transazioni finanziarie o a certi tipi di metodi commerciali implementati dal computer. Non è così. Recentemente, le stazioni di ricarica per auto elettriche controllate dalla rete e gli apriporta dei garage sono stati trovati astratti rispettivamente in ChargePoint, Inc. contro SemaConnect, Inc. e The Chamberlain Group, Inc. contro Techtronic Industries Co. Queste invenzioni si uniscono a una lunga lista di quelle trovate troppo astratte per essere brevettate, comprese le rivendicazioni per la visualizzazione di annunci pubblicitari prima del contenuto in un servizio di distribuzione video, schede dinamiche su un’interfaccia utente, amministrazione di immagini digitali, monitoraggio di una rete elettrica e screening di virus informatici, solo per citarne alcune.
Anche con tutte queste opinioni in appello, la definizione legale di “idea astratta” rimane notevolmente sfuggente. In particolare, in Interval Licensing LLC contro AOL, Inc. il giudice Plager del Circuito Federale ha scritto: “una ricerca di una definizione di ‘idee astratte’ nei casi sul § 101 dalla Corte Suprema, così come da questo tribunale, rivela che non c’è una singola, succinta, definizione utilizzabile da nessuna parte disponibile”. L’anno scorso, l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) ha pubblicato una guida all’esame di ammissibilità del brevetto che definiva tre classi di idee astratte (processi mentali, concetti matematici e metodi di organizzazione dell’attività umana). Questo dimostra che l’USPTO sta lottando per far sì che il suo corpo di migliaia di esaminatori applichi Alice in modo coerente. Ma i tribunali non hanno adottato la visione del mondo dell’USPTO, e il Circuito Federale ha esplicitamente dichiarato di non essere vincolato dalla guida.
Negare un diritto di proprietà o togliere il diritto di proprietà concesso sulla base di criteri così mal definiti sembra sospetto se non direttamente dalla mente di un figlio dell’ingegneria genetica di George Orwell, Franz Kafka e Terry Gilliam. Eppure, eccoci qui.
La definizione del dizionario Google di “astratto” è “esistente nel pensiero o come idea ma che non ha un’esistenza fisica o concreta”. Ma non si può far quadrare tale definizione con la giurisprudenza. Alcune delle rivendicazioni in Alice sono state trovate astratte nonostante recitassero hardware fisico e tangibile. Infatti, il software puro scritto in codice è memorizzato su un supporto fisico tangibile, come un’unità disco, una memoria flash, un CDROM, ecc. Mentre pensare al software è astratto, il codice e l’attrezzatura che fa sì che il vostro computer visualizzi questo articolo – o faccia qualsiasi altra cosa – non lo è. La definizione del dizionario non ci aiuta a decodificare come le corti stanno applicando il § 101.
Invece, l’idea astratta è un’elaborata finzione legale che ha poco a che fare con la comprensione del profano di ciò che potrebbe o non potrebbe essere astratto. Senza un fondamento nello statuto o nel significato letterale, non è difficile capire perché i titolari di brevetti, i consulenti in materia di brevetti, l’USPTO e i giudici federali rimangono incapaci di accordarsi sul fatto che certi tipi di invenzioni siano ammissibili per il brevetto. E questa zona grigia copre molti tipi di invenzioni che non sono solo all’avanguardia della ricerca, ma anche cruciali per l’economia e la competitività degli Stati Uniti. L’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico, la scienza dei dati e le innovazioni del calcolo quantistico sono più difficili da brevettare a causa di Alice e della sua progenie.
Una definizione concisa
Si possono sintetizzare le oltre 100 decisioni del Circuito Federale che hanno applicato il test dell’idea astratta e arrivare a una comprensione più chiara di cosa comporta questa categoria? Un compito arduo senza dubbio, ma che cercherò di affrontare (con una manciata di avvertenze, naturalmente).
In particolare, in vista della giurisprudenza del Circuito Federale post-Alice:
una rivendicazione non è diretta a un’idea astratta se include almeno un elemento che è un miglioramento specifico e tecnico che non si trova nella tecnica precedente.
Ripercorriamo questo punto affermando il contrario — una rivendicazione è diretta ad un’idea astratta se tutti i suoi elementi sono non specifici, affrontano un problema non tecnico, o sono conosciuti nell’arte. Quindi, affinché una rivendicazione abbia successo sotto il § 101, dovrebbe avere tre qualità: specificità, un problema tecnico che risolve, e un certo grado di novità. Affronterò ciascuna di queste nozioni a turno.
Specificità
Nel giudicare l’invenzione in McRO, Inc. contro Bandai Namco Games America Inc. ammissibile, il Circuito Federale ha usato la parola “specifico” o “specificamente” almeno 15 volte quando si riferiva alle rivendicazioni. Un uso simile di “specifico” come parola chiave può essere trovato in Enfish LLC contro Microsoft Corp., Trading Techs Int’l contro CQG, Inc. e SRI Int’l Inc. contro Cisco Systems Inc. Al contrario, la Corte in Chamberlain ha lamentato la mancanza di specificità delle rivendicazioni in esame, che – come notato sopra – sono state trovate inammissibili.
Un aspetto della specificità è se le rivendicazioni recitano un risultato o come raggiungere quel risultato. I reclami puramente orientati al risultato appaiono spesso funzionali, indicando che cosa l’invenzione fornisce piuttosto che come l’invenzione lo fornisce. In Electric Power Group, LLC contro Alstom S.A., la Corte ha trovato le rivendicazioni inammissibili a causa della loro “definizione di un risultato desiderabile basato sulle informazioni e non limitato ai mezzi inventivi per raggiungere il risultato”. Allo stesso modo, in Two-Way Media Ltd. v. Comcast Cable Communications, LLC, la Corte ha criticato il “linguaggio funzionale basato sul risultato” di una rivendicazione. In particolare, “la rivendicazione richiede i risultati funzionali di conversione, instradamento, controllo, monitoraggio e accumulo di record, ma non descrive sufficientemente come raggiungere questi risultati in modo non astratto”. Non è difficile trovare altri esempi di rivendicazioni che sono cadute a causa della mancanza di specificità riguardo ai passi necessari per realizzare l’invenzione.
Infatti, ci sono cinque tipi di specificità che possono apparire in una rivendicazione. Idealmente ai fini del § 101, una rivendicazione recita una funzione specifica di un elemento specifico che fa qualcosa in un modo specifico per ottenere un risultato specifico e quindi risolvere un problema specifico. Non è necessario che tutte e cinque le specificità siano presenti in ogni rivendicazione, ma più di queste specificità ci sono, più è probabile che la rivendicazione sopravviva a una sfida di ammissibilità. Al contrario, meno specificità ci sono nella rivendicazione, più è probabile che venga trovata astratta.
Se state pensando che la specificità del linguaggio della rivendicazione dovrebbe essere gestita dai requisiti di definizione, abilitazione e descrizione scritta del § 112 non avreste torto. Ma uno degli aspetti strani della giurisprudenza post-Alice è come il test del § 101 si sia evoluto per assumere le caratteristiche dei test del § 112. Questa evoluzione non è passata inosservata al Circuito Federale. In American Axle & Mfg. v. Neapco Holdings LLC, il giudice Moore ha scritto in dissenso che la maggioranza aveva applicato un test di abilitazione sotto le mentite spoglie dell’ammissibilità.
Per affrontare un problema tecnico
Ma le rivendicazioni richiedono più della semplice specificità per essere ammissibili. Ci sono numerosi esempi di rivendicazioni strette e specifiche che sono cadute in un § 101, comprese quelle di Trading Techs. Int’l, Inc. v. IBG LLC (“le rivendicazioni si concentrano sulla fornitura di informazioni ai trader in un modo che li aiuta a elaborare le informazioni più rapidamente, non sul miglioramento dei computer o della tecnologia”), Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. (una rivendicazione “simile alla creazione di diagrammi di gestione organizzativa” non riesce a “risolvere un problema tecnico utilizzando una soluzione tecnica”), Shortridge v. Foundation Construction Payroll Service, LLC (“la generazione di registri paga certificati è una pratica commerciale astratta”), e SAP America, Inc. v. InvestPic, LLC (“Secondo i principi sviluppati nell’interpretazione del § 101, la legge sui brevetti non protegge, senza altro, non importa quanto innovativo sia il progresso”). Quindi, la specificità vi porterà solo fino a un certo punto e non è la risposta completa all’enigma del § 101.
Ma Trading Techs, Versata, Shortridge, e SAP America mostrano tutti una caratteristica sfavorevole – sono più diretti a risolvere problemi di business piuttosto che problemi tecnici. Mentre negli Stati Uniti non esiste una nozione statutaria secondo cui i brevetti proteggono solo soluzioni a problemi tecnici, l’America Invents Act ha introdotto il processo Covered Business Method Review. Questo, insieme ad Alice, può aver portato il Circuito Federale a sentirsi come se avesse la licenza di guardare con sospetto ai metodi di business, con i tribunali distrettuali e l’USPTO che seguono.
Qual è esattamente la differenza tra risolvere un problema tecnico e un problema di business? Per una guida, possiamo guardare all’Europa e ad altre giurisdizioni dove questo concetto è stato in vigore per anni. Seguendo questa linea di pensiero, le invenzioni esistono su uno spettro che va da quelle che affrontano problemi tecnici migliorando il funzionamento delle macchine (ad esempio, il controllo del motore, la codifica dei segnali per la correzione degli errori, il multiprocesso), a quelle che affrontano il funzionamento di un business (ad esempio, il trading di derivati, l’analisi dei rischi di copertura, il commercio elettronico e i sistemi di vendita al dettaglio). Le prime hanno molte più probabilità di essere brevettabili delle seconde. Nel mezzo, abbiamo una zona grigia di invenzioni che migliorano le prestazioni umane o la vita in generale (ad esempio, l’animazione cinematografica, le applicazioni di comunicazione desktop, i controlli degli avatar nei videogiochi). Queste invenzioni potrebbero andare in entrambi i sensi.
Infatti, il Circuito Federale ha anche trovato invenzioni che sono rivendicate piuttosto ampiamente per essere ammissibili a causa della loro natura tecnica. In SRI, le rivendicazioni relative a un sistema gerarchico di monitoraggio della rete sono state trovate radicate nella tecnologia informatica al fine di risolvere un problema specifico che sorge nel regno del network computing. Allo stesso modo, le rivendicazioni in Koninklijke KPN N.V. contro Gemalto M2M GmbH sono state ritenute ammissibili “perché sono dirette a un miglioramento non astratto di un processo tecnologico esistente.”
Thales Visionix Inc. contro gli Stati Uniti è un caso notevole in questa categoria, in cui rivendicazioni notevolmente ampie sono state ritenute ammissibili perché la specifica di accompagnamento spiegava in dettaglio il miglioramento tecnico che fornivano. Ma non si dovrebbe concludere che la specificità può essere sostituita da un miglioramento tecnico. Le rivendicazioni con entrambe le caratteristiche sono migliori, e Thales potrebbe essere un caso eccezionale. Una lunga spiegazione del carattere tecnico di un’invenzione nella specifica (se argomentata correttamente) probabilmente non può danneggiare le rivendicazioni, ma non garantirà il successo se le rivendicazioni sono orientate al risultato.
Il Patent Trial and Appeal Board (PTAB) dell’USPTO sembra adottare l’approccio europeo. Recentemente, il PTAB ha pubblicato una serie di decisioni informative che applicano l’ultima guida all’esame dell’USPTO. I risultati di questi casi si rompono lungo la linea del problema tecnico a una soluzione tecnica. Un’invenzione diretta a ottimizzare il rapporto segnale/rumore dalle bobine di ricezione di un tomografo a risonanza magnetica è stata trovata conforme ai requisiti del § 101, così come un’invenzione incentrata sulla trasformazione del sistema di coordinate della navigazione del catetere nel sistema di coordinate di un modello esterno o di dati di immagine esterni. D’altra parte, il software per selezionare una mazza da golf con un angolo di loft adatto e il software per creare un flusso di lavoro del ciclo di vita per un progetto sono stati trovati inammissibili a causa del loro affrontare problemi non tecnici.
Nonostante, i contorni del metodo aziendale sono un po’ malleabili e negli occhi di chi guarda. Ci sono casi in cui il Circuito Federale ha trovato ammissibili rivendicazioni che sono apparentemente orientate al business. In Trading Techs Int’l v. CQG, Inc., la Corte ha concluso che i reclami diretti a un’interfaccia utente di negoziazione di titoli era sufficientemente tecnica perché risolveva i problemi esistenti in tali interfacce. In DDR Holdings, LLC v. Hotels.com L.P., la Corte ha trovato che la soluzione rivendicata di “generare una pagina web composita che combina alcuni elementi visivi di un sito web ospitante con il contenuto di un commerciante terzo” era tecnica e “necessariamente radicata nella tecnologia informatica”, nonostante abbia probabilmente affrontato il problema orientato al business di mantenere o aumentare il traffico del sito web.
Non nell’Arte Precedente
L’ammissibilità del brevetto sotto § 101 non era intesa come una prova di arte precedente, ma lo è diventata. Nonostante la critica del giudice Moore alla Corte che combina le considerazioni del § 112 nel § 101, la sua opinione in Berkheimer v. HP Inc. introduce considerazioni fattuali di arte anteriore sotto i §§ 102 e 103 nella seconda parte del test Alice (la ricerca di un concetto inventivo in cui si deve considerare se gli elementi della rivendicazione sono ben compresi, di routine e convenzionali). Ma la contaminazione incrociata di ammissibilità e arte precedente è iniziata prima di Berkheimer. Infatti, i confronti tra le invenzioni rivendicate e l’arte precedente si trovano in un vasto numero di decisioni § 101 tra cui i già citati casi KPN, Chamberlain, Enfish, e McRO, così come Cellspin Soft, Inc. contro Fitbit, Inc, Data Engine Technologies LLC contro Google LLC, Core Wireless Licensing S.A.R.L. contro LG Electronics, Inc. e Internet Patents Corp. contro Active Network, Inc. Non solo ha un impatto sulla seconda parte del test, ma anche sulla prima parte. Per esempio, in Chamberlain, la Corte ha trovato le rivendicazioni astratte dopo aver notato che “l’unica differenza descritta tra i sistemi di operatori di barriere mobili dell’arte precedente e il sistema di operatori di barriere mobili rivendicato è che le informazioni sullo stato del sistema sono comunicate in modalità wireless” e che la comunicazione wireless è un concetto astratto. Piuttosto che analizzare i reclami come un tutto sotto la prima parte come è stato stabilito in Enfish e McRO, i casi recenti del circuito federale sembrano dividere i reclami in elementi all’interno dell’arte anteriore e quelli che non lo sono. La Corte poi considera solo se gli elementi non precedenti sono abbastanza specifici e tecnici da essere più di un’idea astratta.
Ma cosa succede se tutti i vostri elementi di rivendicazione sono nell’arte precedente, ma le vostre rivendicazioni recitano una combinazione che non lo è? Come notato, anche se si suppone che le rivendicazioni siano analizzate come un tutto sotto la prima parte di Alice e come una combinazione ordinata sotto la seconda parte, queste analisi hanno una breve durata nella pratica. In casi come Chamberlain e InvestPic, il circuito federale ha fornito il ragionamento conclusivo usando le variazioni della frase “quando considerato come una combinazione ordinata, i componenti di ogni reclamo aggiungono niente che non sia già presente quando i punti sono considerati esclusivamente. Questo linguaggio è derivato da Mayo, e una formulazione simile riguardante le combinazioni ordinate può essere trovata in numerose decisioni del tribunale distrettuale e del PTAB. In conclusione – fare affidamento sul fatto che le rivendicazioni siano viste come un tutto o come una combinazione ordinata è rischioso.
Analisi
Per essere chiari, la definizione che propongo non è perfetta, ed è semplicemente un tentativo di inserire una linea attraverso una serie disordinata di punti di dati. Eppure, seguire questo approccio può fornire un senso di quanto sia probabile che la vostra invenzione eviti i problemi del § 101, o se le rivendicazioni redatte dovrebbero essere modificate o emendate per diventare più chiaramente ammissibili. Mentre alcuni di questi fattori potrebbero essere in grado di essere sminuiti in certe situazioni, più specifica, tecnicamente orientata e nuova è la vostra invenzione rivendicata, più alta è la probabilità di un risultato auspicabile.
In particolare, questa definizione non è il test di Alice in due parti. Non ci sono indagini “dirette a” o “concetto inventivo”. In pratica, il test di Alice ha spesso effettivamente solo una parte – se la rivendicazione è diretta a un’eccezione giudiziaria. Nel condurre questa indagine per la categoria dell’idea astratta, uno considera la specificità della rivendicazione, il carattere tecnico e se recita elementi nell’arte anteriore. Pertanto, sostengo che la definizione proposta è una rappresentazione più coerente del processo effettivamente svolto rispetto alle articolazioni disparate di Alice negli ultimi cinque anni e mezzo di giurisprudenza del Circuito Federale.
La diagnostica medica e l’ingegneria genetica sono altri campi di alto valore che soffrono delle sentenze della Corte Suprema, anche se le invenzioni in questi settori sono generalmente soggette al fenomeno naturale o alle eccezioni di legge della natura all’ammissibilità, e sono quindi controllate da Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. e Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics piuttosto che solo Alice.
Queste cinque specificità sono diverse ma nello stesso spirito di quelle introdotte dal giudice Lourie in Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals. In quel caso, ha scritto “t fondo, le rivendicazioni qui sono dirette a un metodo specifico di trattamento per pazienti specifici utilizzando un composto specifico a dosi specifiche per ottenere un risultato specifico.”
Certo, l’eccezione giudiziaria in American Axle era una legge di natura, ma il ragionamento generale del giudice Moore tiene.
Ci sono più casi del Federal Circuit con questo titolo, e quello deciso il 30 aprile 2019 è riferito qui.