Door Michael Borella —
In de zaak Alice Corp. v. CLS Bank Int’l uit 2014 schreef Justice Thomas beroemd: “we hoeven ons niet in te spannen om de precieze contouren van de categorie ‘abstracte ideeën’ in deze zaak af te bakenen.” In plaats daarvan vond hij dat de conclusies van de octrooihouder Alice “geen betekenisvol onderscheid” vertoonden onder 35 U.S.C. § 101 van de conclusies die het Hof eerder in Bilski v. Kappos als niet-subsidiabel had bestempeld.
Sindsdien is het abstracte idee-onderzoek door de Federal Circuit meer dan 100 keer op verschillende manieren toegepast. Aanvankelijk was er enige hoop dat deze categorie beperkt zou blijven tot financiële transacties of bepaalde soorten in computers geïmplementeerde bedrijfsmethoden. Niet dus. Onlangs werden netwerkgestuurde oplaadstations voor elektrische auto’s en garagedeuropeners abstract bevonden in respectievelijk ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc. en The Chamberlain Group, Inc. v. Techtronic Industries Co. Deze uitvindingen voegen zich bij een lange lijst van uitvindingen die te abstract werden bevonden om te octrooieren, waaronder conclusies voor het weergeven van advertenties in inhoud voor een videodistributiedienst, dynamische tabbladen op een gebruikersinterface, administratie van digitale beelden, bewaking van een elektriciteitsnet en het screenen van computervirussen, om er maar een paar te noemen.
Zelfs met al deze uitspraken van het Hof van Beroep, blijft de juridische definitie van “abstract idee” opmerkelijk ongrijpbaar. Met name in Interval Licensing LLC v. AOL, Inc. schreef rechter Plager van de Federal Circuit: “een zoektocht naar een definitie van ‘abstracte ideeën’ in de zaken over § 101 van de Supreme Court, evenals van deze rechtbank, onthult dat er nergens een enkele, beknopte, bruikbare definitie beschikbaar is.” Vorig jaar publiceerde het U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) richtlijnen voor het onderzoek van octrooieerbaarheid waarin drie klassen van abstracte ideeën werden gedefinieerd (mentale processen, wiskundige concepten en methoden voor het organiseren van menselijke activiteit). Hieruit blijkt dat het USPTO moeite heeft om zijn onderzoekscorps van duizenden personen Alice consequent te laten toepassen. Maar de rechtbanken hebben het wereldbeeld van de USPTO niet overgenomen, en de Federal Circuit heeft expliciet verklaard dat het niet gebonden is aan de leidraad.
Eigendomsrecht ontzeggen of iemands toegekende eigendomsrecht afnemen op basis van zulke slecht gedefinieerde criteria lijkt verdacht, zo niet recht uit het brein van een genetisch-engineerende nakomeling van George Orwell, Franz Kafka, en Terry Gilliam. En toch zijn we hier.
De Google woordenboekdefinitie van “abstract” is “in gedachten of als idee bestaand, maar geen fysiek of concreet bestaan hebbend”. Maar men kan een dergelijke definitie niet rijmen met de jurisprudentie. Sommige van de claims in Alice werden abstract bevonden ondanks het feit dat ze fysieke, tastbare computerhardware vermeldden. Inderdaad, zuivere software geschreven in code wordt opgeslagen op een materieel tastbaar medium, zoals een disk drive, flash memory, CDROM, enz. Hoewel het denken over software abstract is, is de code en de apparatuur die ervoor zorgen dat uw computer dit artikel weergeeft – of wat dan ook doet – dat niet. De woordenboekdefinitie helpt ons niet te ontcijferen hoe de rechtbanken § 101 toepassen.
In plaats daarvan is het abstracte idee een uitgebreide juridische fictie die weinig te maken heeft met het begrip van de leek van wat al dan niet abstract zou kunnen zijn. Het is niet moeilijk in te zien waarom octrooihouders, octrooigemachtigden, het USPTO en federale rechters het niet eens kunnen worden over de vraag of bepaalde soorten uitvindingen in aanmerking komen voor octrooiering, zonder dat ze in de wet of in de gewone betekenis zijn verankerd. En dit grijze gebied bestrijkt veel soorten uitvindingen die niet alleen aan de frontlinie van het onderzoek staan, maar ook van cruciaal belang zijn voor de economie en het concurrentievermogen van de VS. Kunstmatige intelligentie, machine learning, data science, en quantum computing innovaties zijn moeilijker te octrooieren als gevolg van Alice en zijn afstammelingen.
Een beknopte definitie
Kan men een synthese maken van de 100-plus Federal Circuit beslissingen die de abstracte idee test toepassen en tot een duidelijker begrip komen van wat deze categorie inhoudt?
Met name in het licht van de post-Alice Federal Circuit jurisprudentie:
een conclusie is niet gericht op een abstract idee als het tenminste één element bevat dat een specifieke, technische verbetering is die niet wordt gevonden in de stand van de techniek.
Laten we dit eens uiteenzetten door het omgekeerde te stellen — een conclusie is gericht op een abstract idee als alle elementen ervan niet-specifiek zijn, een niet-technisch probleem aanpakken, of bekend zijn in de stand der techniek. Opdat een conclusie succesvol zou zijn onder § 101, moet ze dus drie kwaliteiten hebben: specificiteit, een technisch probleem dat ze oplost, en een zekere mate van nieuwheid. Ik zal elk van deze begrippen achtereenvolgens behandelen.
Specificiteit
In de uitspraak dat de uitvinding in McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc. voor toewijzing in aanmerking komt, heeft de Federal Circuit het woord “specific” of “specifically” minstens 15 keer gebruikt bij de verwijzing naar de conclusies. Een soortgelijk gebruik van “specifiek” als grondwoord is te vinden in Enfish LLC v. Microsoft Corp., Trading Techs Int’l v. CQG, Inc., en SRI Int’l Inc. v. Cisco Systems Inc. — in elk van deze zaken werden de conclusies toelaatbaar verklaard. In Chamberlain daarentegen klaagde het Hof over het gebrek aan specificiteit van de conclusies in kwestie, die – zoals hierboven opgemerkt – niet toelaatbaar werden geacht.
Een aspect van specificiteit is of de conclusies een resultaat reciteren of hoe dat resultaat moet worden bereikt. Zuiver resultaatgerichte conclusies lijken vaak functioneel en geven aan wat de uitvinding oplevert en niet hoe de uitvinding dit oplevert. In Electric Power Group, LLC v. Alstom S.A. oordeelde het Hof dat de daarin vervatte conclusies niet toelaatbaar waren omdat zij “een wenselijk, op informatie gebaseerd resultaat definiëren en niet beperkt zijn tot inventieve middelen om dat resultaat te bereiken”. Evenzo bekritiseerde het Hof in Two-Way Media Ltd. v. Comcast Cable Communications, LLC de “op resultaat gebaseerde functionele taal” van één van de conclusies. Met name “eist de conclusie de functionele resultaten van het converteren, routeren, controleren, monitoren en accumuleren van records, maar beschrijft niet voldoende hoe deze resultaten op een niet-abstracte manier kunnen worden bereikt.” Het is niet moeilijk om meer voorbeelden te vinden van claims die zijn gesneuveld door een gebrek aan specificiteit met betrekking tot de stappen die nodig zijn om de uitvinding uit te voeren.
Inderdaad zijn er vijf soorten specificiteiten die in een claim kunnen voorkomen. Idealiter reciteert een conclusie in het kader van § 101 een specifieke functie van een specifiek element dat iets op een specifieke manier doet om een specifiek resultaat te verkrijgen en zo een specifiek probleem op te lossen. Niet alle vijf specifieke kenmerken hoeven in elke claim aanwezig te zijn, maar hoe meer van deze specifieke kenmerken er zijn, hoe groter de kans dat de claim een betwisting van de toelaatbaarheid zal overleven. Omgekeerd, hoe minder specifieke elementen in de claim, hoe groter de kans dat de claim abstract wordt bevonden.
Als je denkt dat de specificiteit van claimtaal moet worden afgehandeld door de definiteness-, enablement-, en written description-vereisten van § 112, dan heb je het niet verkeerd. Maar een van de merkwaardige aspecten van de post-Alice jurisprudentie is hoe de § 101 toets is geëvolueerd om kenmerken van de § 112 toetsen over te nemen. Deze evolutie is bij de Federal Circuit niet onopgemerkt gebleven. In American Axle & Mfg. v. Neapco Holdings LLC, schreef Judge Moore in een dissent dat de meerderheid een enablement test had toegepast onder het mom van eligibility.
Addressing a Technical Problem
Maar claims vereisen meer dan alleen specificiteit om eligible te zijn. Er zijn talrijke voorbeelden van enge, specifieke conclusies die het niet hebben gehaald tegen § 101, waaronder die van Trading Techs. Int’l, Inc. tegen IBG LLC (“de conclusies zijn gericht op het verstrekken van informatie aan handelaren op een manier die hen helpt informatie sneller te verwerken, niet op het verbeteren van computers of technologie”), Versata Development Group, Inc. tegen SAP America, Inc. (een conclusie die “verwant is aan het maken van organigrammen” lost “een technisch probleem niet op met behulp van een technische oplossing”), Shortridge tegen Foundation Construction Payroll Service, LLC (“een conclusie die verwant is aan het maken van organigrammen” lost “een technisch probleem niet op met behulp van een technische oplossing”), Shortridge tegen SAP America, Inc. Foundation Construction Payroll Service, LLC (“het genereren van gecertificeerde loonadministratie is een abstracte bedrijfspraktijk”), en SAP America, Inc. tegen InvestPic, LLC (“Volgens de beginselen die zijn ontwikkeld bij de interpretatie van § 101 beschermt het octrooirecht niet , zonder meer, ongeacht hoe baanbrekend de vooruitgang is”). Met specificiteit kom je dus niet ver en het is niet het volledige antwoord op het § 101 raadsel.
Maar Trading Techs, Versata, Shortridge, en SAP America vertonen allemaal een ongunstig kenmerk — zij zijn meer gericht op het oplossen van bedrijfsproblemen dan van technische problemen. Hoewel er in de V.S. geen wettelijke notie is dat octrooien alleen oplossingen voor technische problemen beschermen, heeft de America Invents Act wel het Covered Business Method Review-proces ingevoerd. Dit kan er, samen met Alice, toe hebben geleid dat de Federal Circuit het gevoel heeft dat het een vrijbrief heeft om met een kritische blik naar bedrijfsmethoden te kijken, en de arrondissementsrechtbanken en de USPTO volgen.
Wat is precies het verschil tussen het oplossen van een technisch probleem en een zakelijk probleem? Voor een leidraad kunnen we kijken naar Europa en andere rechtsgebieden waar een dergelijk concept al jaren bestaat. Volgens deze gedachtegang bestaan er verschillende soorten uitvindingen, gaande van uitvindingen die technische problemen aanpakken door de werking van machines te verbeteren (bv. motorbesturing, foutcorrectiecodering van signalen, multiprocessing), tot uitvindingen die de werking van een bedrijf aanpakken (bv. handel in derivaten, risicoanalyse voor afdekking, elektronische handel en regelingen voor de detailhandel). De eerste categorie is veel waarschijnlijker octrooieerbaar dan de tweede. In het midden hebben we een grijs gebied van uitvindingen die menselijke prestaties of het leven in het algemeen verbeteren (b.v. filmanimatie, desktop-communicatietoepassingen, avatarbesturing in videospelletjes). Deze uitvindingen kunnen beide kanten op
Inderdaad heeft de Federal Circuit zelfs uitvindingen die tamelijk breed worden geclaimd, toelaatbaar geacht vanwege hun technische aard. In de zaak SRI werden conclusies met betrekking tot een hiërarchisch netwerkcontrolesysteem geworteld in de computertechnologie om een specifiek probleem op te lossen dat zich voordeed op het gebied van netwerkcomputing. Ook in de zaak Koninklijke KPN N.V./Gemalto M2M GmbH werden conclusies toelaatbaar geacht “omdat zij gericht zijn op een niet-abstracte verbetering van een bestaand technologisch proces.”
Thales Visionix Inc./VS is een opmerkelijke zaak in deze categorie, waarin opmerkelijk brede conclusies toelaatbaar werden geacht omdat in de begeleidende specificatie in detail werd uitgelegd welke technische verbetering zij inhielden. Maar men moet niet concluderen dat specificiteit kan worden vervangen door een technische verbetering. Vorderingen met beide hebben het beter, en Thales is misschien een uitzondering. Een lange uitleg van het technische karakter van een uitvinding in de specificatie (mits goed beargumenteerd) kan claims waarschijnlijk niet schaden, maar het is geen garantie voor succes als de claims resultaatgericht zijn.
De Patent Trial and Appeal Board (PTAB) van het USPTO lijkt de Europese benadering te volgen. Onlangs publiceerde de PTAB een aantal informatieve besluiten waarin de nieuwste onderzoeksrichtlijnen van de USPTO werden toegepast. De uitkomsten van deze zaken lopen uiteen van een technisch probleem tot een technische oplossing. Een uitvinding gericht op het optimaliseren van de signaal-ruisverhouding van ontvangstspoelen van een magnetische resonantietomograaf bleek te voldoen aan de § 101 vereisten, evenals een uitvinding gericht op het transformeren van het coördinatensysteem van katheternavigatie naar het coördinatensysteem van een extern model of externe beeldgegevens. Anderzijds werden software voor het selecteren van een golfclub met een geschikte lofthoek en software voor het creëren van een levenscyclusworkflow voor een project niet-subsidiabel bevonden omdat zij niet-technische problemen aanpakten.
Niettemin zijn de contouren van de bedrijfsmethode enigszins kneedbaar en in de ogen van de toeschouwer. Er zijn gevallen bekend waarin de Federal Circuit heeft geoordeeld dat conclusies toelaatbaar zijn wanneer die conclusies ogenschijnlijk zakelijk zijn. In Trading Techs Int’l v. CQG, Inc. concludeerde het Hof dat conclusies gericht op een gebruikersinterface voor de effectenhandel voldoende technisch waren omdat zij bestaande problemen in dergelijke interfaces oplosten. In DDR Holdings, LLC v. Hotels.com L.P. oordeelde het Hof dat de geclaimde oplossing van “het genereren van een samengestelde webpagina die bepaalde visuele elementen van een host website combineert met inhoud van een derde-verkoper” technisch was en “noodzakelijkerwijs geworteld in computertechnologie”, ondanks dat het aantoonbaar het bedrijfsgerichte probleem van het behouden of vergroten van websiteverkeer aanpakte.
Niet in de stand van de techniek
Octrooieerbaarheid onder § 101 was niet bedoeld als een stand van de techniek-test, maar het is er wel een geworden. Ondanks de kritiek van Judge Moore op het feit dat het Hof § 112 overwegingen combineert met § 101, introduceert haar opinie in Berkheimer v. HP Inc. feitelijke overwegingen van stand van de techniek onder §§ 102 en 103 in deel twee van de Alice test (het zoeken naar een inventief concept waarbij men moet nagaan of claimelementen goed begrepen, routineus en conventioneel zijn). Maar de kruisbesmetting tussen geschiktheid en stand van de techniek begon al vóór Berkheimer. Vergelijkingen tussen geclaimde uitvindingen en stand van de techniek zijn te vinden in een groot aantal § 101-arresten, waaronder de eerder genoemde zaken KPN, Chamberlain, Enfish en McRO, maar ook Cellspin Soft, Inc. v. Fitbit, Inc, Data Engine Technologies LLC v. Google LLC, Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc., en Internet Patents Corp. v. Active Network, Inc., om er maar een paar te noemen.
De precieze aard van deze de facto voorafgaande kunstanalyse onder § 101 is onduidelijk. Het heeft niet alleen gevolgen voor het tweede deel van de test, maar ook voor het eerste deel. Zo oordeelde het Hof in Chamberlain dat de conclusies abstract waren nadat het had opgemerkt dat het “enige beschreven verschil tussen de beweegbare barrière-operatorsystemen uit de voorafgaande stand der techniek en het geclaimde beweegbare barrière-operatorsysteem is dat de statusinformatie over het systeem draadloos wordt doorgegeven” en dat draadloze communicatie een abstract concept is. In plaats van de conclusies in hun geheel te analyseren in het kader van deel één, zoals in Enfish en McRO, lijken recente zaken van de Federal Circuit de conclusies te verdelen in elementen die tot de stand van de techniek behoren en elementen die daar niet toe behoren. Het Hof kijkt dan alleen of de niet-prior-art elementen specifiek en technisch genoeg zijn om meer te zijn dan een abstract idee.
Maar wat als alle elementen van je conclusie in de stand van de techniek zijn, maar je conclusies een combinatie reciteren die dat niet is? Zoals gezegd, ook al worden claims verondersteld te worden geanalyseerd als een geheel onder deel één van Alice en als een geordende combinatie onder deel twee, in de praktijk wordt aan deze analyses weinig aandacht besteed. In zaken als Chamberlain en InvestPic heeft de Federal Circuit een concluderende redenering gevolgd met variaties van de zinsnede “wanneer beschouwd als een geordende combinatie, voegen de componenten van elke conclusie niets toe dat niet reeds aanwezig is wanneer de stappen afzonderlijk worden beschouwd”. Deze formulering is ontleend aan Mayo, en soortgelijke bewoordingen met betrekking tot geordende combinaties zijn te vinden in talrijke arresten van arrondissementsrechtbanken en PTAB. Kortom, het is riskant om te vertrouwen op claims die als één geheel of als een geordende combinatie worden gezien.
Analyse
Voor alle duidelijkheid, de definitie die ik voorstel is niet perfect, en is slechts een poging om een lijn te trekken door een rommelige verzameling van datapunten. Toch kan het volgen van deze benadering een idee geven van hoe waarschijnlijk het is dat uw uitvinding § 101 problemen zal vermijden, of dat opgestelde conclusies moeten worden aangepast of gewijzigd om duidelijker in aanmerking te komen. Hoewel sommige van deze factoren in bepaalde situaties wellicht kunnen worden gebagatelliseerd, geldt dat hoe specifieker, technischer en nieuwer uw geclaimde uitvinding is, des te groter de kans op een goede uitkomst.
Met name: deze definitie is niet de tweedelige Alice-test. Er is geen “gericht op” of “inventief concept” onderzoek. In de praktijk bestaat de Alice test vaak uit slechts één deel – of de claim gericht is op een gerechtelijke uitzondering. Bij het uitvoeren van dit onderzoek voor de categorie abstracte ideeën moet men rekening houden met de specificiteit en het technische karakter van de conclusie, en met de vraag of de conclusie elementen uit de stand van de techniek vermeldt. Daarom stel ik dat de voorgestelde definitie een meer coherente weergave is van het werkelijk uitgevoerde proces dan de uiteenlopende formuleringen van Alice in de laatste vijf en een half jaar jurisprudentie van de Federal Circuit.
Medische diagnostiek en genetische manipulatie zijn andere hoogwaardige gebieden die te lijden hebben onder de uitspraken van het Hooggerechtshof, hoewel uitvindingen op deze gebieden over het algemeen onderworpen zijn aan de uitzonderingen op grond van natuurverschijnselen of de wet van de natuur, en dus worden beheerst door Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. en Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics in plaats van alleen Alice.
Deze vijf specifieke kenmerken zijn verschillend maar in dezelfde geest als die welke rechter Lourie introduceerde in Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceuticals. In die zaak schreef hij “t bottom, the claims here are directed to a specific method of treatment for specific patients using a specific compound at specific doses to achieve a specific outcome.”
Toegegeven, de rechterlijke uitzondering in American Axle was een natuurwet, maar Judge Moore’s algemene redenering geldt.
Er zijn meerdere Federal Circuit-zaken met deze kop, en degene die op 30 april 2019 is beslist, wordt hier genoemd.